Decisione del 4 I 2002

Il nome a dominio INTENTIA.IT è trasferito dalla Asset Domains (UK) alla Intentia International AB (Svezia).

Il trasferimento è stato disposto pochi giorni fa – 4 gennaio 2002 – al termine di una procedura di riassegnazione iniziata il 3 ottobre 2001.

La decisione è stata fondata, ai sensi dell’art. 16.6 delle Regole di Naming, sulla contemporanea presenza di tre elementi:

a) identità del nome a dominio al marchio registrato: il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto al nome e cognome del ricorrente, o ad un marchio su cui egli vanta diritti;

b) assenza di diritti o titoli dell’attuale assegnatario in relazione al nome a dominio contestato;

c) registrazione e uso in mala fede del nome a dominio contestato da parte dell’assegnatario resistente.

“Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni a) e c) di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest’ultimo viene trasferito al ricorrente.” (Art. 16.6 Regole di Naming).

Quì di seguito il testo della decisione.

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Procedura di riassegnazione del nome a dominio INTENTIA.IT – Ente Conduttore “C.r.d.d.”

Decisione del 4 gennaio 2002

(…)

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Con ricorso pervenuto alla Crdd il 3 ottobre 2001, la Intentia International AB con sede in Kista (Svezia), in persona del legale rappresentante Dott. Hans Nedeius, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell’art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio INTENTIA.IT registrato dalla Asset Domains di Ashford (UK).

Lo stesso giorno la segreteria della Crdd verificava l’intestatario dei nomi a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché le pagina web risultante agli indirizzi www.intentia.it.

Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare

– che il dominio citato risultava assegnato alla Asset Domains dal 13.4.2001;

– che all’indirizzo www.intentia.it risultava una pagina web attiva

Risultando dalla documentazione inviata che il dominio era stato contestato presso la Registration Authority con raccomandata spedita il 20 agosto 2001, la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla Asset Domains di Ashford (UK) copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata;

contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois.

Tale raccomandata risultava non ritirata dalla Asset Domains di Ashford (UK) in data 10.11.2001 e veniva quindi restituita al mittente.

In applicazione analogica di quanto previsto in tema di notifiche dal disposto dell’art. 8 legge 890 del 20.11.1982, il ricorso deve ritenersi quindi ricevuto a seguito di compiuta giacenza alla data del 20.11.2001, che è pertanto la data di inizio della procedura di riassegnazione ai sensi dell’art. 4, III comma delle procedure.

Nulla essendo pervenuto a Crdd da parte della Asset Domains di Ashford (UK) entro il 15.12 2001, Crdd nominava il 18.12.2001 quali saggi il dott. Edoardo Fano (scelto nella rosa di tre saggi indicata dalla ricorrente, nonché l’avv. Francesca D’Orsi e l’avv. Fabio Salvatori, che veniva quindi designato quale presidente del collegio.

Il collegio si costituiva in data 24 dicembre 2001.

ALLEGAZIONI DELLE PARTI

Espone e prova la Intentia International AB (di seguito anche “Intentia”) di essere titolare di una pluralità di marchi in diversi paesi del mondo con la denominazione INTENTIA, registrati e depositati anteriormente alla registrazione del nome di dominio contestato.

La ricorrente documenta l’utilizzazione del marchio in tutto il mondo nella sua attività di fornitore di soluzioni per l’integrazione dell’e-business nella gestione aziendale.

Espone inoltre la ricorrente che il nome a dominio INTENTIA.IT riprende in maniera assolutamente identica il segno distintivo di cui essa è titolare.

Ritenendo la Intentia che la Asset Domains ha registrato il dominio INTENTIA.IT in malafede e senza aver sullo stesso un diritto od un interesse legittimo, chiede che ne sia disposta la riassegnazione a suo favore.

La resistente, da parte sua, pur essendo stata posta in grado di contraddire, non ha depositato alcuna replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo l’art 16.6 delle Regole di Naming un nome a dominio sottoposto alla procedura di riassegnazione viene trasferito al ricorrente ove questi dimostri che il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome, e che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono entrambe tali condizioni ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest’ultimo viene trasferito al ricorrente.

Va, pertanto, ai fini della risoluzione della controversia, esaminata la questione sotto tutti e tre i sopraevidenziati profili.

A) Sulla identità del nome a dominio al marchio registrato

La ricorrente ha allegato agli atti una completa documentazione che attesta l’avvenuta registrazione del marchio INTENTIA, ed ha affermato la titolarità dei relativi diritti a suo favore quale titolare del segno distintivo.

Inoltre, il nome a dominio in contestazione corrisponde esattamente alla sua denominazione sociale.

La Intentia è quindi pienamente titolare di diritti relativi al nome a dominio registrato, che e’ identico sia alla sua denominazione sociale, sia all’omonimo marchio da essa registrato anche in sede comunitaria.

Deve quindi ritenersi soddisfatto il requisito di cui all’art. 16.6 a delle regole di naming.

B) Sulla malafede della resistente.

La ricorrente contesta altresì alla resistente la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio contestato, e dunque dell’uso in mala fede dello stesso, sulla base delle seguenti circostanze:

a) la resistente ha registrato il dominio allo scopo di creare un’interferenza con il noto sito www.intentia.com e relativo marchio;

b) opera in un settore assimilabile a quello della ricorrente, donde non poteva non essere al corrente dell’esistenza della Intentia;

c) il nome a dominio è totalmente estraneo all’attività svolta dalla resistente attraverso l’omonimo sito, e di fatto impedisce alla Intentia di registrare il nome a dominio;

d) il sito della Asset Domains sulla rete, www.asset-domains.com, è identico, nei suoi contenuti, al sito posto all’indirizzo www.intentia.it, donde non vi sarebbe utilità nel mantenere un sito identico, contraddistinto dal dominio contestato, i cui diritti appartengono alla ricorrente.

Deduce inoltre la Intentia che per “uso”, in base alle decisioni rese nelle MAP ICANN, cui si ispirano le procedure italiane, si deve intendere una “detenzione attiva”, laddove se invece si intendesse che il nome è utilizzato per indicare una pagina web dotata di specifici contenuti, l’istituto della riassegnazione sarebbe del tutto superfluo e privo di ragione.

Osserva ancora la Intentia che nella specie ci troviamo di fronte ad una detenzione attiva, dal momento che la resistente è presente sul web al domain name in questione, e conclude che tale “uso” può essere soltanto in mala fede, in quanto evidentemente teso ad interferire con l’area di protezione del segno “intentia”.

Si tratta di circostanze che, se dimostrate, le regole di naming ritengono prova della registrazione e mantenimento del nome a dominio in malafede (art. 16.7).

La Intentia ha provato che la Asset Domains è già attiva sulla rete attraverso il sito www.asset-domains.com, e che i due siti sono di contenuto identico, ed ha altresì provato che la Asset Domains esercita la “detenzione attiva” del nome contestato, perché in effetti è presente sul Web al domain name contestato.

Ed invero, ad un più accurato controllo si può verificare che non di siti identici si tratta, bensì di un vero e proprio reindirizzamento predisposto dalla resistente dai vari domini da essa registrati allo stesso indirizzo IP (212.69.199.75). Si tratta dunque di uno stesso sito raggiungibile tramite diversi indirizzi telematici, fra cui quelli corrispondenti a http://www.intentia.it e http://www.asset-domains.it.

Si tratta quindi di un tipico caso di “reindirizzamento”, dal quale risulta senza dubbio un uso in malafede del dominio intentia.it da parte del resistente, in quanto le parti operano nello stesso settore merceologico.

Sulla base di quanto sopra si ritengono quindi dimostrate le seguenti circostanze previste dall’art. 16 delle Regole di Naming:

– uso commerciale con l’intento di sviare la clientela del ricorrente e di violarne il marchio registrato;

– uso intenzionalmente finalizzato ad attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente.

E’ pertanto ragionevole ritenere che il dominio INTENTIA.IT sia mantenuto non per un’effettiva utilità, dal momento che c’è sulla rete un altro sito identico riconducibile allo stesso soggetto, ma per creare un’interferenza con il sito della ricorrente, www.intentia.com.

In questo contesto, appare corretto sostenere, come indicato dalla ricorrente, che la presenza del sito INTENTIA.IT sia tesa ad interferire con il sito della ricorrente e più in generale con il suo segno distintivo, giacché non sembra ipotizzabile un uso diverso dei sue siti, visto che il loro contenuto è identico.

A riprova della mala fede della Asset Domain, si osserva, per completezza, che dall’esame del data base della Registration Authority risulta che la resistente ha registrato quasi 300 (trecento) domini corrispondenti a marchi di note società attive in ambito internazionale nel settore dell’informatica, che già possiedono nomi a dominio corrispondenti alla propria denominazione sotto il gTLD .com (ad esempio, la Cedar, la Microage, la Image Solutions, la Icotech, etc.).

Anche per tali domini la resistente ha posto in essere la stessa tecnica di reindirizzamento al proprio sito; essi infatti puntano per la maggior parte al medesimo indirizzo IP cui punta intentia.it (212.69.199.75; si vedano, ad esempio, i domini cedar.it, icotech.it, microage.it, etc.).

Il quadro della malafede è completato poi dalla notorietà del marchio INTENTIA, documentalmente provata dalla ricorrente, e dalla assimilabilità dei settori in cui le due società operano;

circostanze entrambe che escludono che la registrazione possa essere stata il frutto di mera coincidenza.

Sulla base di quanto esposto, si ritiene che la ricorrente abbia provato che il nome a dominio in epigrafe sia stato registrato e sia tuttora mantenuto in mala fede.

C) sui diritti della ricorrente.

Avendo la ricorrente dimostrato il proprio diritto al nome a dominio contestato e la malafede della resistente nella loro registrazione e nel loro mantenimento, sarebbe spettato alla resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo allo stesso, o l’esistenza di una delle circostanze da cui l’art. 16.6 delle regole di naming deduce una presunzione juris et de jure a favore del resistente.

Una tale prova non è stata in alcun modo fornita, né alcuna evidenza in tal senso emerge dagli atti, sulla base dei quali, al contrario, può ragionevolmente escludersi che la Asset Domains abbia alcun legittimo diritto o titolo ai nomi a dominio corrispondenti al marchio della resistente, come esposto e documentato dalla stessa Intentia.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra indicato, si ritiene che la Intentia International AB con sede in Kista (Svezia), abbia dimostrato la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 16.6 punti a) e c) delle Regole di Naming, mentre, al contrario, nessuno degli elementi di cui all’art. 16.6 numeri 1), 2) e 3) è emerso ad indicare un legittimo uso da parte della Asset Domains di Ashford (UK) del nome a dominio in contestazione.

Il ricorso appare dunque fondato e, come tale, deve essere accolto.

P.Q.M.

Visto l’art. 16.6 delle vigenti Regole di Naming italiane, si dispone il trasferimento del nome a dominio INTENTIA.IT dalla Asset Domains di Ashford (UK) alla Intentia International AB con sede in Kista (Svezia).

La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority italiana perché le venga data esecuzione secondo quanto previsto dall’art. 16.11 delle Regole di Naming.

(Collegio: Salvatori, Presidente; D’Orsi; Fano)