Accolto il ricorso della Esso Italiana S.r.l.

Procedura di riassegnazione del nome a dominio ESSO.IT

Decisione del 23 maggio 2002

(…)

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Con ricorso datato 2 aprile 2002, la ESSO Italiana S.r.l, rappresentata dall’Avv. Niccolò Invrea, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell’art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio esso.it, registrato dalla Nessos Italia S.r.l..

La segreteria del Crdd verificava l’intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultanti all’indirizzo www.esso.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:

che il dominio esso.it risultava assegnato alla Nessos Italia S.r.l. dal 21 gennaio 2000;

che il nome di dominio è stato sottoposto a contestazione il 22 ottobre 2001;

che l’indirizzo www.esso.it è “re-diretto” al sito www.nessos.it all’interno del quale non è risultato alcun riferimento ad attività o prodotti contraddistinti dal nome ESSO.

Verificata la regolarità del ricorso, in data 3 aprile 2002 la segreteria del Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla Nessos Italia S.r.l. copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata.

Successivamente pervenivano al Crdd, da parte della Nessos Italia S.r.l., la replica e la documentazione allegata

Il Crrd nominava quindi con lettera 2 maggio 2002 il sottoscritto saggio, il quale, in data 8 maggio 2002, accettava l’incarico.

FATTO

Il Gruppo Esso, di cui la ESSO Italiana S.r.l., fa parte è uno dei gruppo storici cui è legata la storia dell’economia mondiale. Fu, come tutti ricordano, in applicazione dello Sherman Act che, nel 1911, la Standard Oil Company del New Jersey, di John D. Rockfeller, fu frantumata in trenta imprese indipendenti, in concorrenza tra di loro. (cfr.: Standard Oil Company del New Jersey v. United States, 221 US 1 (1911). Sul famoso caso cfr. R.FRANCESCHELLI, Trattato di diritto industriale, vol. I, 560).

A tutti note sono poi le vicende del marchi Esso e EXXON.

La diffusione nel mondo, la presenza storica sul mercato italiano fino dagli albori delle motorizzazione, la continuità delle registrazioni, la diffusione sul territorio e la continuità d’uso ne fanno un marchio notorio per antonomasia.

La ESSO Italiana S.r.l., società del Gruppo ExxonMobil (che chiameremo, per semplicità, Gruppo Esso) (titolare del marchio ESSO) si qualifica come licenziataria esclusiva in Italia per l’utilizzo del marchio ESSO per la distribuzione di carburante, oggetto di numerose registrazioni di marchio dal 1929 ad oggi, sia in Italia che in molti Paesi del mondo (doc. 3).

Le società del Gruppo Esso hanno registrato nei diversi Paesi dove sono presenti, nomi di dominio di estensione geografica territoriale (ccTLD) tra cui esso.at (Austria), esso.de (Germania), esso.fr (Francia) e esso.co.uk (Inghilterra).

La Nessos Italia S.r.l. propone sul mercato prodotti a valore aggiunto: il networking, il cabling, la strumentazione per la loro certificazione, portafoglio delle marche leader mondiali di mercato, risorse dedicate e certificate, supporto tecnico e commerciale, formazione. L’attività di valore aggiunto svolta dalla Nessos Italia S.r.l. comprende collaborazione, assistenza al rivenditore che viene seguito in fase di progettazione e vendita, durante le installazioni e nei passaggi successivi tra cui le configurazioni, le certificazioni e l’assistenza post-vendita. L’attività svolta dalla Nessos Italia S.r.l. può sicuramente configurarsi in una attività di natura economica, come rilevabile dal sito stesso, dove vengono descritti i prodotti e i servizi offerti in un apposito catalogo.

Da una breve ricerca effettuata sul data base whois della Registration Authority è risultato che la Nessos Italia S.r.l. ha registrato il Domain Name nessos.it, corrispondente alla propria denominazione sociale.

Tuttavia la Nessos Italia S.r.l. non si è limitata a registrare tale nome di dominio ma ha operato il deposito di altri domain name, come mclaren.it isuzu.it, Il sito mclaren.it è risultato essere in costruzione, il sito isuzu.it non risulta essere utilizzato.

Oltre a questi, ha depositato come Domain Name esso.it, di cui è causa.

DIRITTO

La controversia in atto richiede la soluzione di tre problemi.

Il primo attiene al conflitto tra il nome-marchio Esso, da decenni in uso al Gruppo Esso, e il corrispondente nome di dominio.

Il secondo riguarda il deposito di buona fede della Nessos Italia S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16.6 delle regole di Naming.

Il terzo riguarda la domanda di rassegnazione del nome di dominio esso.it alla Esso Italiana S.r.l..

Il conflitto tra un marchio registrato di alta rinomanza e un nome di dominio – che costituisce veicolo di collegamento tra l’impresa e il pubblico dei consumatori – va risolto secondo i principi del diritto industriale generale essendo entrambe le parti imprenditori. In applicazione di questi principi non v’è dubbio che il marchio Esso prevalga sui diritti di un terzo, il quale registri come nome di dominio la stessa locuzione. Si aggiunga che il pubblico dei consumatori, digitando il nome di dominio “esso.it”, lo fa nel convincimento di collegarsi con il sito corrispondente al segno distintivo che identifica il titolare del marchio “Esso”.

Per le stesse ragioni di notorietà del nome-marchio “Esso” non è pensabile che la resistente Nessos non sapesse di violare un nome-marchio registrato ed usato nel momento in cui ha chiesto ed ottenuto la registrazione del Domain Name “esso.it”.

Di nessun pregio sono le considerazioni secondo le quali “esso” sarebbe un “pronome della lingua italiana piuttosto che una ditta di petroli”.

Ammesso e non concesso che tale fosse stato l’originario significato (ma si è detto che il Gruppo Esso è presente sul mercato italiano fin dagli albori dell’era automobilistica) esso non lo è più oggi anche in forza della notorietà acquistata nello Stato attraverso la promozione del marchio (art. 17 legge marchi). E quand’anche tale censura avesse avuto, nel secolo scorso, un qualche qualche fondamento, non ne avrebbe certamente alcuno oggi, ex art. 47 bis Legge marchi, avendo acquistato il nome “Esso” carattere distintivo.

Ma il diritto del Gruppo Esso a “riappropriarsi” del nome di dominio che coincide con la propria denominazione sociale e con i propri marchi ha più generale fondamento.

Emerge nell’era informatica un diritto a essere individuati nella rete con il proprio nome e con i propri segni distintivi. Tale nuovo ed emergente diritto assume diversa valenza a seconda che chi lo invoca sia un imprenditore o un privato. Ma sia il diritto industriale, per l’impresa, sia il diritto privato generale della rete, per il privato cittadino, contengono strumenti idonei a proteggere tale nascente diritto.

Naturalmente il diritto ad essere identificati nella rete è regolato e si estrinseca nei limiti delle regole proprie di ciascun insieme di norme.

Nel nostro caso la Nessos Italia S.r.l. soddisfa tale diritto tramite il nome di dominio “Nessos.it” che nessuno contesta, mentre il diritto del Gruppo Esso non può estrinsecarsi in ragione di una precedente registrazione che lo impedisce.

Orbene nel conflitto di interessi tra il Gruppo Esso a essere identificato come tale, e il diritto della Nessos Italia S.r.l. che si basa esclusivamente sul principio “first come first served”, non può che prevalere il primo.

Resta da esaminare il punto nel quale va a confluire il ricorso per la riassegnazione del nome di dominio presentato dalla Esso Italiana S.r.l.

Il titolo sul quale la ricorrente Esso Italiana S.r.l. chiede la riassegnazione a proprio favore del nome a dominio esso.it è duplice: la denominazione sociale e i marchi Esso.

Il primo profilo non pone problemi di rilievo.

Il secondo merita approfondimenti.

Va innanzitutto premesso che il diritto alla riassegnazione previsto dalle regole di Naming si riferisce ex art. 16.6 lettera a) al titolare del marchio (verbatim “…marchio su cui egli vanta diritti…”).

Sul punto le Regole di Naming sono chiare: “Chiunque” (art. 14) può contestare l’assegnazione di un nome di dominio. Chiunque abbia subito un pregiudizio può attivare la procedura.

Ma, la dove l’azione si basi su un marchio, solo chi vanta diritti sul marchio stesso può chiedere il trasferimento del nome a dominio contestato (art. 16.6 delle Regole di Naming).

Orbene nel nostro caso il ricorrente è la Esso Italiana S.r.l., mentre i marchi attivati sono tutti di titolarità della Exxon Corporation con sede in Irving Texas (USA).

Di titolarità della Exxon Corporation con sede in Irving Texas (USA) è il marchio Esso n. 00663425, marchio storico che risale al 1929.

Di titolarità della Exxon Corporation con sede in Irving Texas (USA) è il marchio n. 00720026.

Di titolarità della Exxon Corporation, questa volta con sede a New York (USA), è il marchio n. 00588189.

Di titolarità della Exxon Corporation con sede in Irving Texas (USA) è il marchio n. 00825901.

Di titolarità della Exxon Corporation con sede in Irving Texas (USA) è il marchio n. 00825350.

Di titolarità della Exxon Corporation con sede in Irving Texas (USA) è il marchio n. 00783570.

Di titolarità della Exxon Corporation con sede in Irving Texas (USA) è il marchio n. 00783571

Va inoltre osservato che nella documentazione allegata al Ricorso per la riassegnazione del nome a dominio esso.it la ricorrente non produce copia del contratto di licenza di marchio.

Nel Ricorso però lo dice espressamente al punto I.1. la dove scrive “la ricorrente, società italiana del Gruppo ExxonMobil, è licenziataria esclusiva per l’Italia…”.

Questo Collegio, pur in mancanza di prova documentale agli atti della licenza, non ha ragione di dubitare che la Esso Italiana S.r.l. sia effettivamente licenziataria esclusiva e che quindi abbia, proprio in quanto licenziataria, come essa si qualifica, la legittimazione ad agire nell’attivazione della presente procedura.

In relazione alla legittimazione del licenziatario questo Collegio ben conosce le norme in materia di Registrazione e di Trascrizione in materia di marchi (Titolo VI, Rd 21 giugno 1942 n. 929, legge marchi, art.li 49 e seguenti), così come conosce i problemi attinenti alla legittimazione ad agire per la difesa del marchio da parte del licenziatario.

La legittimazione ad agire per la difesa del marchio non è espressamente prevista dalla Legge marchi italiana. Tuttavia dottrina e giurisprudenza prevalenti ammettono la legittimazione ad agire in capo al licenziatario esclusivo (cfr. G.SENA, Il nuovo diritto dei marchi, III Ed., Milano, Giuffrè, pag. 183). Dubbia invece la legittimazione ad agire del licenziatario non esclusivo, anche se è opinione di questo Collegio che tale legittimazione di regola sussista.

Risolto il problema della legittimazione ad agire, occorre chiedersi se una licenza esclusiva di marchio includa il potere e il diritto del licenziatario di ottenere la registrazione come nome di dominio del marchio licenziato. In altre parole ci si deve chiedere se la licenziataria esclusiva, in quanto tale, abbia il potere di chiedere l’assegnazione a sé stessa del nome a dominio corrispondente ai marchi della licenziante

E’ opinione di questo Collegio che, al momento, tale diritto non sussista. La licenza di marchio non include di per sé stessa il diritto del licenziatario di ottenere, invito domino, l’equivalente nome di dominio. Il titolare del marchio, che è titolare di un diritto di monopolio che gli nasce dal brevetto, può infatti decidere di concedere la licenza di marchio, ma di conservare per sé il nome di dominio.

Nel caso di specie il problema è però agevolmente risolto con il consenso che il titolare dei marchi Esso, la ExxonMobil Corporation, già Exxon Corporation, ha dato alla controllata Esso Italiana S.r.l., consenso confermato nel corso della procedura.

Del resto prova che la Esso Italiana S.r.l. agisca con il consenso del titolare del marchio nella presente procedura di riassegnazione è data dalla stessa ricorrente che produce sub doc. 8 una lettera di diffida inviata alla Nessos Italia S.r.l. in data 25 ottobre 2001. In tale lettera vergata dalla Studio Barzanò & Zanardo di Roma si fa riferimento appunto alla titolare del marchio ExxonMobil Corporation.

Letteralmente lo studio Barzanò & Zanardo scrive:

“Scriviamo in nome e per conto delle società ExxonMobil Corporation ed Esso Italiana S.r.l. titolari di diritti sui noti marchi registrati ESSO”.

I diritti menzionati in diffida sono ovviamente quelli della titolare del marchio e quelli della licenziataria.

CONCLUSIONI

Sulla base delle sopra espresse considerazioni, questo Collegio ritiene che

il domain name esso.it della Nessos Italia S.r.l. con sede in Vinci (FI), Via Limitese 62/D, confligga con i marchi Esso di titolarità della Exxon Corporation, oggi ExxonMobil Corporation, di cui la ESSO Italiana S.r.l., con sede in Roma, Viale Castello della Magliana 25 è licenziataria, essendo il marchio “Esso” un marchio notorio, per la sua diffusione nel mondo, la presenza storica sul mercato italiano fino dagli albori delle motorizzazione, la continuità delle registrazioni, la diffusione sul territorio e la continuità d’uso;

il domain name esso.it della Nessos Italia S.r.l. con sede in Vinci (FI), Via Limitese 62/D, confligga con la denominazione sociale della ESSO Italiana S.r.l., con sede in Roma, Viale Castello della Magliana 25.

La registrazione del nome di dominio esso.it da parte della Nessos Italia S.r.l. è stato effettuato in mala fede ai sensi e per gli effetti dell’art. 16.6 delle Regole di Naming.

La Nessos Italia S.r.l non ha, in relazione al domain name esso.it, alcun diritto o titolo.

Il Ricorso per la riassegnazione del nome di dominio esso.it va accolto.

Sussistono inoltre i presupposti per il trasferimento del nome a dominio contestato esso.it, dalla Nessos Italia S.r.l. alla ESSO Italiana S.r.l.,

P.Q.M.

Questo Collegio avendo accertato i presupposti di cui all’art.16.6 delle Regole di Naming, dispone il trasferimento del domain name esso.it (…)

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